INTERNATIONALE PATENTSTRATEGIEN DEUTSCHER ANMELDER:
Eine U.S. patentrechtliche Perspektive
Joyce von Natzmer, U.S. Patentanwältin
Zusammenfassung
Eine unter deutschen Anmeldern populäre internationale Patentstrategie wird auf potentielle Nachteile von einer U.S. patentrechtlichen Sicht aus untersucht. Einfach umzusetzende Lösungen werden dargestellt.
Einleitung
Eine populäre internationale Patentstrategie deutscher Anmelder geht von einer deutschen Patentanmeldung aus, der eine internationale (PCT) Anmeldung innerhalb des Prioritätsjahres und eine U.S. Nationalisierung innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum folgen. Die PCT Anmeldung wird in Deutsch publiziert. Im folgenden wird diese Strategie unter U.S. patentrechtlichen Gesichtspunkten auf potentielle Nachteile für den Anmelder untersucht.
FIG. 1: Fallbeispiel
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Deutsche Anmeldung PCT(Deutsch) U.S. Nationalisierung
102(b) [→ Zeit]
Im U.S. Patentverfahren hat die Anmeldung des Fallbeispiels ein so genanntes „102(b) Datum“[1], dass dem Einreichungsdatum der PCT Anmeldung entspricht. Die Anmeldung hat kein so genanntes „102(e) Datum“[2].
Relevanz eines 102(b)/ 102(e) Datums
35 USC §102(b)
Das 102(b) Datum ist der „effektive“ U.S. Anmeldetag.
35 USC §102(b) besagt:
In Anbetracht dieser Rechtsvorschrift kann man zum Beispiel einer Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Journal, das mehr als ein Jahr vor dem „102(b) Datum“ (hier: dem Einreichungstag der PCT Anmeldung), publiziert wurde, nur Argumente entgegenhalten. Wer der Autor der Veröffentlichung ist, spielt dabei keine Rolle. Dementsprechend, wenn es sich um eine Veröffentlichung des Erfinders handelt, wird diese genau so gegen die Patentanmeldung angewandt wie die Veröffentlichung eines anderen Wissenschaftlers.
Wenn die Veröffentlichung weniger als ein Jahr vor dem „102(b) Datum“ der Anmeldung (hier: dem Einreichungstag der PCT Anmeldung), erschien, gibt es dagegen weitere Möglichkeiten über diese Veröffentlichung hinwegzukommen: Wenn der oder die Erfinder Autoren der Veröffentlichung sind, können sie zeigen, dass es sich bei der Veröffentlichung um seine/ihre Erfindung handelt. Der Erfinder kann auch zeigen, dass er seine Erfindung vor dem Publikationstag der Veröffentlichung konzipiert oder tatsächlich getätigt hat[3]. Wenn es, wie im Fallbeispiel, eine vorhergehende deutsche Anmeldung gibt, muss der Patentanmelder nur zeigen, dass die deutsche Anmeldung die Erfindung der zurückgewiesenen Patentansprüche offenbart (zum Beispiel durch eine entsprechende Übersetzung des Prioritätsdokuments)[4].
Deutsche Anmelder reichen, in Anbetracht der absoluten Neuheitsanforderung in Europa, Ihre deutschen Prioritätsanmeldungen gewöhnlich vor dem Erscheinen einer Veröffentlichung des Erfinders ein. Die entsprechende PCT Anmeldung muss daher notwendigerweise innerhalb von weniger als einem Jahr vor dem Publikationsdatum der Veröffentlichung eingereicht werden. Eine Zurückweisung unter 35 USC §102(b), die auf einer Veröffentlichung des Erfinders beruht, ist daher die Ausnahme.
35 USC §102(e)
Das „102(e) Datum“ einer Patentanmeldung ist, im Gegensatz zum „102(b) Datum“, ein Mittel andere davon abzuhalten ein Patent auf eine ähnliche Erfindung zu erhalten. Das 102(e) Datum ist der Zeitpunkt von dem an eine U.S. Anmeldung gegen eine andere U.S. Anmeldung angewendet werden kann.
35 USC §102(e) besagt:
A person shall be entitled to a patent unless:
(e) the invention was described in:
(1) an application for patent under section 122(b), by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent or
(2) a patent granted on an application for a patent by another filed in the United States before the invention thereof by applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language.
Wie oben erwähnt hat die U.S. Patentanmeldung des Fallbeispiels, die aus der U.S. Nationalisierung der PCT Anmeldung resultiert, kein „102(e) Datum“. Die Rechtsvorschrift macht klar, dass dies auf der Tatsache beruht, dass die PCT Anmeldung in Deutsch publiziert wurde. Der frühste Zeitpunkt von dem an die Anmeldung des Fallbeispiels als Referenz gegen eine andere U.S. Anmeldung, zum Beispiel die eines Konkurrenten, von einem U.S. Prüfer angewandt werden kann, ist das Publikationsdatum der PCT Anmeldung.
Vorteile eines früheren 102(b) Datums
Angenommen es gibt eine wissenschaftliche Veröffentlichung eines konkurrierenden Teams von Wissenschaftlern, das einen Tag vor dem Einreichungstag der Deutschen Patentanmeldung publiziert wurde und der Erfindung sehr ähnelt. Diese Veröffentlichung kann im Fallbeispiel eine fast unüberwindbare Hürde vor dem U.S. Patentamt darstellen (unter 35 USC §102(b). Wenn man an das Europäische Patentsystem gewöhnt ist, scheint dies keine grosse Ungerechtigkeit zu sein. Wenn man jedoch an das U.S. Patentsystem gewöhnt ist, ist dies verschieden. Ein U.S. Anmelder, der anstelle der deutschen Anmeldung im Fallbeispiel, eine U.S. Anmeldung eingereicht hätte, könnte diese Veröffentlichung des konkurrierenden Teams durch „swearing behind“ überkommen. Das heisst, er müsste eine Erklärung und Beweise liefern, dass er seine Erfindung vor dem Tag an dem die Veröffentlichung erschien, konzipiert oder tatsächlich getätigt hat. Da es sich bei der abgelaufenen Zeit nur um einen Tag handelt, ist dies relativ einfach. „Swearing behind“ ist eine Möglichkeit eine Veröffentlichung zu überkommen solange das Veröffentlichungsdatum nicht länger als ein Jahr zurückliegt („1 year grace period“). Dementsprechend ist der deutsche Anmelder im Fallbeispiel gegenüber einem equivalenten U.S. Anmelder benachteiligt.
Vorteile eines früheren 102(e) Datums
Wie oben erwähnt, ist das früheste Datum an dem die Anmeldung des Fallbeispiels vom U.S. Prüfer als eine Referenz gegen eine andere U.S. Anmeldung angewandt werden kann, das Publikationsdatum der PCT Anmeldung. Dementsprechend, wenn die deutsche Anmeldung im Fallbeispiel am 01.01.2005 eingereicht wird, dann sollte die PCT Anmeldung im Juli 2006 publiziert werden. Die Patentanmeldung ist dementsprechend erst im Juli 2006 als Patentreferenz gegen andere U.S. Anmeldungen verfügbar. Wenn nun ein Konkurrent in den USA eine Patentanmeldung für eine ähnliche Erfindung am 02.01.2006 beim U.S. Patentamt einreicht, kann die PCT Anmeldung nicht gegen diese neue U.S. Anmeldung angewandt werden. Wenn die PCT Anmeldung in Englisch anstatt Deutsch publiziert worden wäre, hätte diese vom Einreichungstag der PCT Anmeldung an (spätester Termin: 01.01.2006) gegen diese U.S. Anmeldung angewandt werden können. Wäre zudem die Erstanmeldung eine U.S. und nicht, wie im Fallbeispiel, eine Deutsche Anmeldung gewesen, hätte sie vom 01.01.2005 gegen die U.S. Anmeldung des Konkurrenten angewandt werden können.
FIG. 2: Anwendbarkeit der Anmeldung gegen andere U.S. Patentanmeldungen
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Deutsche Anmeldung PCT(Deutsch) U.S. Nationalisierung
(02.01.2006) (01.06.2006)
[→ Zeit]
Ø . . . Anmeldetag des U.S. Anmeldung eines konkurrierenden Teams.
Χ . . . Veröffentlichungstag der deutschen PCT Anmeldung, der die Anwendbarkeit gegen die U.S. Anmeldung des konkurrierenden Teams bestimmt.
Lösungen
Es gibt Möglichkeiten die oben genannten Nachteile zu umgehen ohne die grundlegende Patentstrategie Ihrer Firma substantiell stark zu ändern.
35 USC §102(b) Datum
Ein früheres 102(b) Datum kann man einfach dadurch erhalten, dass man gleichzeitig mit der deutschen Prioritätsanmeldungen eine so genannte „U.S. provisional application“ einreicht und eine PCT Anmeldung, die Priorität zu dieser „U.S. provisional application“ beansprucht. Die „U.S. provisional application“ kann, unter den geltenden U.S. Regulationen in Deutsch eingereicht werden.[5] Eine „provisional application“ wird nicht geprüft und verfällt automatisch nach einem Jahr. Die Amtsgebühren für eine „U.S. provisional application“ sind mit, zur Zeit US$220.00, relativ gering.
FIG. 3: Eine „U.S. provisional“ Anmeldung wird gleichzeitig mit der deutschen Anmeldung eingereicht
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Deutsche Anmeldung PCT(Deutsch) U.S. Nationalisierung
U.S. Provisional (Deutsch)
102(b) [→ Zeit]
35 USC §102(e) Datum
Der Erhalt eines früheren 102(e) Datums ist etwas komplizierter. Man kann entweder eine englischsprachige PCT Anmeldung oder, am Ende des Prioritätsjahres, direkt eine U.S. Anmeldung, einreichen.[6] Diese direkte U.S. Anmeldung kann auch auf Deutsch eingereicht werden. Allerdings wird nach circa 3 bis 5 Monaten eine Übersetzung fällig. Wenn einer dieser Strategien in Kombination mit der Einreichung einer „US provisional application“ verfolgt wird, wird eine völlige Gleichstellung mit einem U.S. Anmelder erreicht.
FIG. 4: Die PCT Anmeldung wird in Englisch veröffentlicht
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Deutsche Anmeldung PCT(Englisch) U.S. Nationalisierung
102(b) [→ Zeit]
102(e)
FIG. 5: Eine „U.S. provisional“ Anmeldung wird gleichzeitig mit der deutschen Anmeldung eingereicht und die PCT Anmeldung wird in Englisch veröffentlicht
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Deutsche Anmeldung PCT(Englisch) U.S. Nationalisierung
U.S. Provisional (Deutsch)
102(b) [→ Zeit]
102(e)
Der Erhalt eines frühen 102(e) Datums ist weniger entscheidend wenn die Erfindung, zum Beispiel, kurz nach der Einreichung der deutschen Anmeldung in einem anerkannten wissenschaftlichen Journal publiziert wird, da in diesem Fall diese Publikation dem U.S. Prüfer als Referenz zur Verfügung steht. Die Hauptnachteile sich auf eine solche Publikation anstelle eines 102(e) Datums zu verlassen sind, dass ein Prüfer eine solche Publikation während seiner Recherche unter Umständen nicht findet und dass eine solche Publikation in der Regel nicht die Fülle von Details einer Patentanmeldung enthält.
Fazit
Da es, zumindest zur Zeit, möglich ist eine „U.S. provisional application“ in Deutsch einzureichen und damit mit relativ wenig Aufwand ein frühes „102(b) Datum“ zu erhalten, ist dies eine einfache Strategie um ein frühes effektives U.S. Anmeldungsdatum zu erreichen.
Wenn es sich um eine für Ihre Firma bedeutende Anmeldung handelt, kann es auch durchaus sinnvoll sein die Übersetzungskosten für die Anmeldung früher aufzuwenden, um, zum Beispiel, die internationale Anmeldung in Englisch einzureichen und somit ein früheres 102(e) Datum zu erhalten.
Bitte wenden Sie sich mit weitern Fragen an:
Joyce von Natzmer, Esq.
Direct Tel.: +301-657-1282
mailto:Natzmer@natzmer-law.com
[3] Dies ist häufig nicht ganz einfach. Es muss, zum Beispiel, wenn man sich auf eine Konzeption stützt, gezeigt werden, dass der Erfinder, nach der Konzeption, mit gebührender Sorgfalt versucht hat die Erfindung in die Tat umzusetzen.
[6] Eine direkte U.S. Anmeldung unterliegt den „U.S. restriction requirements,“ was für gewisse Anmeldungen ein Nachteil sein könnte.
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